quinta, 29 abril 2021

Titularidad jurídica del software generado en relación con la actividad de la empresa

VolverLa titularidad sobre el software cuando el mismo se genera cómo consecuencia de las aportaciones de distintos “autores”, personas físicas que prestan sus servicios dentro del ámbito de la empresa, siempre ha revestido cierta problemática y así lo demuestran numerosas sentencias con pronunciamientos en uno u otro sentido, tanto favorables a la titularidad de los derechos por parte de la empresa o por el contrario favorables a la titularidad de los derechos sobre el software por parte del autor.

En primer lugar, resulta necesario recapitular sobre la definición que del “Software” nos da el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, (en adelante LPI).

Así, la LPI recoge la siguiente definición de Software, usando realmente el término “Programa de Ordenador”:

“Artículo 96 LPI:

A los efectos de la presente Ley se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.”

Siguiendo la anterior definición, estarían comprendidos dentro de la misma, no sólo los programas de las grandes empresas desarrolladoras de software creados de origen con un fin determinado, principalmente su comercialización, sino cualquier código, programa o aplicación, o derivación o modificación de los mismos realizada en el seno de la empresa con el objetivo de cumplir con una función determinada incluyendo por ejemplo, modificaciones en el software que forma parte de las páginas webs de una empresa, las modificaciones en el software que constituyen los sistemas informáticos de la empresa, adaptaciones y parametrizaciones sobre programas, aplicaciones o cualquier tipo de software prexistente.

Una vez expuesto el concepto legal de Software, debemos analizar el concepto legal de “autor”, para poder valorar en qué casos los derechos se pueden entender cedidos a la empresa y en qué casos no.

Con carácter general la LPI, en su artículo 1, atribuye la autoría y todos los derechos de explotación vinculadas a la misma al autor por el mero hecho de la creación del software. Además, de forma general, el artículo 5 de la LPI considera autor a “la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica.”

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso específico del software generado en el ámbito de la actividad empresarial, la titularidad de los derechos va a depender del tipo de relación que mantenga la propia empresa con el autor del software: laboral, mercantil, contrato de cesión de derechos de explotación de Propiedad Intelectual, etc., pudiéndose dar las siguientes situaciones.

Software desarrollado por autor asalariado

En el caso de que el autor del software sea una persona vinculada a la empresa mediante un contrato laboral, la LPI establece una presunción de cesión en exclusiva de todos los derechos de explotación de la Propiedad Intelectual vinculada al software creado.

“Artículo 97. Titularidad de los derechos.

(…)

4. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán, exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario

(…)”

La presunción de cesión exclusiva anteriormente indicada puede hacer presuponer que, en todo caso, en los casos de contratación laboral, todo software creado por el empleado se considerará cedido en exclusiva a la empresa.

Sin embargo, lo anterior tiene ciertos matices pues va a depender de la actividad propia de la empresa y de las funciones del propio empleado, pues no es lo mismo un software creado por un empleado contratado como desarrollador cuyas funciones principales consistirían en la creación de dicho software y siguiendo las instrucciones de la empresa, en cuyo caso todos los derechos sobre el software se entenderán cedidos en exclusiva a la empresa en su máxima extensión; que la creación o modificación o adaptación de un software por una persona cuyas funciones en la empresa no son exactamente las descritas y puede haberlo desarrollado por motivación propia sin existir instrucciones previas de la empresa.

Así, la Sentencia 696/2007 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 2768/2000 de 21 de Junio de 2007, constituye un paradigma pues establece los requisitos específicos necesarios para considerar que los derechos de explotación sobre el software quedan bajo la titularidad de la empresa contratante y cuando se pueden considerar titularidad del trabajador.

En particular, dicha sentencia considera que el trabajador realizó el programa de ordenador por su propia iniciativa y fundamentalmente con sus propios medios, limitándose la intervención de la empresa y de los compañeros de trabajo a facilitar determinados datos o ideas que no influyen en la parte técnica de la invención sino en la adaptación de la misma a las concretas necesidades o conveniencias requeridas para su utilización.

La sentencia concluye que la Ley atribuye la titularidad del derecho de explotación sobre el software a la empresa si este hubiese sido desarrollado por el trabajador asalariado en el desempeño normal de su puesto de trabajo, situación que no se considera equivalente a que el software pueda ser desarrollado con ocasión del trabajo.

Igualmente, la sentencia no considera equivalente que la empresa colabore en la idea que origine el software, o haga indicaciones al respecto durante su desarrollo por el autor, a que la empresa dé instrucciones concretas y específicas imprescindibles para la creación del software.

Software desarrollado por encargo: prestadores de servicios externos y trabajadores no asalariados

En el caso de los desarrollos de software contratados por la empresa como un encargo específico o realizados por proveedores o colaboradores externos a la organización empresarial, no existe la presunción de cesión de derechos de explotación de la Propiedad Intelectual vinculada al software antes mencionada, motivo por el cual debe establecerse específicamente en el correspondiente contrato el ámbito de la cesión de derechos sobre el software.

La Sentencia 696/2007 del Tribunal Supremo, anteriormente analizada establece que la mera indicación de las pautas de funcionamiento que deberá incluir el software que se pretende que desarrolle el autor del software, no constituye por el mero hecho de la realización de un encargo para su creación, ningún título legal sobre el mismo.

Por ello, en estos casos, de no establecerse el ámbito específico de la cesión de derechos, podemos encontrarnos con que la empresa no está habilitada para explotar ese software con la amplitud o para los fines requeridos.

Por ello, en estos casos debemos estar a lo que la LPI establece con carácter general para la cesión de derechos de Propiedad Intelectual. En cuanto a lo anterior, el artículo 43 de la LPI establece que “los derechos de explotación de la obra pueden transmitirse por actos “inter vivos”, quedando limitada la cesión al derecho o derechos cedidos, a las modalidades de explotación expresamente previstas y al tiempo y ámbito territorial que se determinen….

La falta de mención de estas cuestiones que establecen la amplitud de la cesión sobre el software, limita la cesión a cinco años, el ámbito territorial al país en el que se realice la cesión y, si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo.

Software desarrollado bajo la modalidad de “obra colectiva”

La LPI establece la posibilidad de que el software se desarrolle cómo “obra colectiva”, definiendo la misma como, la creada por la iniciativa y bajo la coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constituida por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una creación única y autónoma.

En estos casos particulares la LPI establece que “(…) tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre.

Es decir, en este caso la atribución que hace la Ley implica, no sólo la cesión de los derechos de explotación del software a la empresa sino, la consideración de esta como “autora” por sí misma del software. Lo anterior implica no sólo la posibilidad de ejercicio en exclusiva de los derechos de explotación sobre el software, sino también el ejercicio de los derechos morales que la LPI reserva para los autores, tales como: derecho a decidir sobre la divulgación del software, reconocimiento de su condición de autor del software, defensa del derecho de integridad de la obra, etc.

CONCLUSIÓN

Debido a la existencia de diversos regímenes de atribución de la titularidad de la propiedad intelectual sobre el software, la solución más razonable y garantista es incorporar una cláusula de cesión de derechos de propiedad intelectual a favor de la empresa en todos los acuerdos celebrados por ésta que puedan implicar principal o accesoriamente la creación de desarrollos de software, tanto en contratos de naturaleza laboral como de naturaleza mercantil.

Por ello, en las situaciones que impliquen la realización de desarrollos de software para la empresa, se debe ser muy cuidadosos y, en su caso, recurrir al asesoramiento legal especializado, cómo el que puede realizar el Departamento de Derecho Digital (TIC) de Belzuz Abogados, abogados expertos en derecho de las nuevas tecnologías.

Igor Orozco Román  Igor Orozco Román

Departamento Direito Digital (TIC) | Madrid (Espanha)

 

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