Lunes, 25 Febrero 2019

Llamativos cambios tras la reforma de la ley de marcas

VolverEl pasado 14 de enero entraba en vigor la reforma de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, en adelante “Ley de Marcas”. Esta reforma de la Ley de Marcas venía iniciada por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 para la armonización de las legislaciones de los Estados de la Unión Europea en materia de marcas. Esta reforma ha dado lugar a modificaciones en algunos de los artículos de la Ley de Marcas incorporando novedades en la forma de solicitar el registro de un signo distintivo, nuevas prohibiciones, cambios en el procedimiento de caducidad y nulidad de las marca, etc.

La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo otorgaba un plazo para la transposición de la misma que finalizaba el pasado 14 de enero de 2019, salvo el artículo que hace referencia al procedimiento de caducidad o de declaración de nulidad de una marca que tiene como fecha límite de transposición hasta el próximo 14 de enero de 2023. La Ley de Marcas española, Ley 17/2001, ya incorporaba alguna de las normas que contiene la Directiva como las relacionadas con las marcas colectivas o algunas normas procedimentales, entre otras. A continuación exponemos las novedades más relevantes del texto normativo tras la trasposición de la Directiva.

- El primer cambio que nos encontramos, en el artículo 3, es la legitimación para la obtención de la marca o nombre comercial. Si antes era preciso tener una determinada nacionalidad o residencia (como por ejemplo ser residente español para la solicitud de la marca en España) o gozar de unos beneficios otorgados por convenios internacionales, ahora, el mencionado artículo establece la posibilidad de que pueda obtener el registro de la marca cualquier persona jurídica o física, incluso las entidades de derecho público.

- El artículo 4 de la Ley de Marcas también es uno de los protagonistas de la modificación. Así, en el texto legal anterior a la modificación se establecía que la marca solicitada para su registro debía ser susceptible de representación gráfica; sin embargo, tras la modificación, el artículo 4 posibilita que las marcas puedan ser representados en el Registro de Marcas de manera que se permita a las autoridades determinar el objeto de la protección otorgada. De esta manera, a partir de ahora se podrá solicitar el registro de olores, sonidos, hologramas, etc., pudiéndose hacer uso de los medios tecnológicos disponibles en cada momento y que cada vez están más al alcance de todos, además de las palabras, nombres de personas, dibujos, letras cifras, colores, la forma del producto del embalaje; siempre y cuando sean apropiados para distinguir los productos o el servicio de una empresa de los de otras y sean representados en el Registro de Marcas de forma que se permita a las autoridades competentes y los destinatarios en general determinar el objeto de la protección otorgada al titular de la marca.

- Dentro del ámbito de las modificaciones, en las prohibiciones, se han realizado modificaciones tanto respecto de las prohibiciones de carácter absoluto, como de las prohibiciones relativas.

1. En cuanto a las prohibiciones absolutas, a parte de las genéricas: como aquellos signos distintivos que carezcan de carácter distintivo, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común, los que sean contrarias a la Ley, los que puedan inducir al público a error, etc. Además se excluyen de registro en virtud de la legislación de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, los que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. También se prohíbe el registro de aquéllos signos consistentes o que reproduzcan elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en lo que sea parte la Unión o España, estableciendo la protección de obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

2. En cuanto a las prohibiciones relativas, desaparece el concepto de marca notoria, que eran aquéllas reconocidas dentro de su sector, como las que se engloban dentro del sector farmacéutico, algunas editoriales jurídicas, etc. Reconociéndose solamente la prohibición de registro de marcas o nombres comerciales renombrados, que son aquéllos signos idénticos o similares a una marca anterior de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea.

- En lo referido al procedimiento de oposición a la solicitud de registro de una marca, se incluye en la Ley de Marcas que, a instancia del solicitante de la marca que ha sido objeto de oposición, el titular de la marca anterior que hubiese formulado la oposición, debe aportar la prueba de que en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de uso efectivo. Es decir, que durante el plazo de cinco años el titular anterior de la marca ha realizado un uso efectivo de la misma en España para los productos o servicios que está registrada. A falta de prueba del uso efectivo del signo distintivo, el titular de la marca anterior que hubiese formulado la oposición tendrá que probar que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en la fecha de presentación de la solicitud del registro de marca, la marca anterior lleve registrada al menos cinco años. A falta de dichas pruebas se desestimaría la oposición.

- Finalmente, de entre las modificaciones más notorias, hemos de comentar la que establece que los procedimientos de Caducidad y Nulidad de un signo distintivo corresponderán por vía directa a la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), y por vía de reconvención a la jurisdicción civil. Sin embargo, tal y como mencionábamos al principio de nuestro artículo, esta modificación será aplicable a partir del 14 de enero de 2023.

Tras este breve análisis de las novedosas modificaciones que ha introducido la Ley de Marcas para transponer la Directiva 2015/2436, es claro que durante un periodo de tiempo considerable, se suscitarán cuestiones de interpretación e interés, pues al eliminarse el requisito de la representación gráfica del signo distintivo que se pretendía registrar y la posibilidad de representarlo por cualquier medio, pudiendo ser marcas en movimiento, gustativas, olfativas, multimedia u hologramas, se presentan posibles dudas en cuanto a la forma de presentación en la OEPM. La sistematización de las prohibiciones absolutas de registro, sobre todo las que puedan resultar incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas anteriores, muy popular en el producto agrícola o vinícola darán lugar igualmente a problemas de distinta índole; lo mismo ocurrirá en aquéllos procedimientos de oposición a una solicitud de registro por el titular de la marca anterior, teniendo que probar el uso efectivo de la misma en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, o la novedosa competencia de la OEPM en materia de procedimientos de caducidad y nulidad de marcas, no siendo de aplicación este último procedimiento hasta 14 de enero de 2023.

De esta forma, se pretende la armonización de los textos legales de todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Gracias a esta modificación, aparte de suponer un adelanto tecnológico a la hora de solicitar la inscripción de un nuevo signo distintivo, se evitarán en un futuro rechazos de solicitudes de registro de marca en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), dada la unificación legal en materia de marcas. Por ello, desde el Departamento de Derecho Digital de Belzuz Abogados, S.L.P., y dada nuestra dilatada experiencia en materia de solicitud de registro de marcas o nombres comerciales, solicitud de oposiciones, así como procedimientos en nulidades o caducidad de marcas, estamos a disposición de todos aquéllos interesados en alguno de los anteriores procedimientos.

Covadonga Peñas CoveñasCovadonga Peñas Coveñas 

Departamento de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)

 

Belzuz Abogados SLP

La presente publicación contiene información de carácter general sin que constituya opinión profesional ni asesoría jurídica. © Belzuz Abogados, S.L.P., quedan reservados todos los derechos. Se prohíbe la explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación total o parcial, de esta obra, sin autorización escrita de Belzuz Abogados, S.L.P.

Madrid

Belzuz Abogados - Despacho de Madrid

Nuñez de Balboa 115 bis 1

  28006 Madrid

+34 91 562 50 76

+34 91 562 45 40

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Lisboa

Belzuz Abogados - Despacho de Lisboa

Av. Duque d´Ávila, 141 – 1º Dtº

  1050-081 Lisboa

+351 21 324 05 30

+351 21 347 84 52

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Oporto

Belzuz Abogados - Despacho de Oporto

Rua Julio Dinis 204, Off 314

  4050-318 Oporto

+351 22 938 94 52

+351 22 938 94 54

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Negligencias médicas Portugal

+351 968559667

PRIMERA CONSULTA GRATUITA


Asociaciones